关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究
刘国伟
一、 概述
根据专利法第56条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此，权利要求书是用来确定专利保护范围的法律性文件。对权利要求的修改，在不同的阶段，有着不同的具体要求。在专利申请的审查过程中，权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，这是由于先申请原则的限制，不允许申请人利用修改将申请日以后的技术内容补充进来。在专利授权后，一旦进入专利无效程序，对权利要求的修改便受到了更大的限制，根据专利法实施细则第68条和《审查指南》的有关规定，此时只能修改权利要求书，而且，权利要求书的修改方式也受到限定。为什么在无效程序中，对权利要求的修改进行如此严格的限制？如何理解权利要求书修改方式的限定原则？对此，业界尚有不同的理解和做法。本文旨在对无效程序中修改权利要求若干问题进行初步的研究，以求抛砖引玉，希望引起这方面研究的争鸣和深入探索。
二、 关于原专利的保护范围
专利法实施细则第68条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。该条的第二款进一步限定专利权人不得修改说明书和附图，也就是说，专利权人在无效程序中只允许修改权利要求书。这条规定实际上是无效程序中权利要求书的修改原则，其核心是：这种修改不得扩大原专利的保护范围。
《审查指南》第四部分第三章５.４规定了无效程序中权利要求书修改的原则：
（１）不得改变原权利要求的主题名称；
（２）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；
（３）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；
（４）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
其中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”应该是最核心、最本质的内容。如果允许改变原权利要求的主题名称，就会涉及权利要求的技术特征的改变，则通常会导致改变原专利的保护范围，这种改变也是一种广义上的“扩大原专利的保护范围”；
同样，即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也可能出现扩大原专利的保护范围的情形，例如将原来只在说明书中记载的技术特征搬到权利要求中构成新的权利要求；所以，修改后的新权利要求，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，也就是把原说明书中的技术特征搬到新权利要求中也是不允许的。
依据上述的理解，要正确地界定“原专利的保护范围”，实质上只保留《审查指南》所给出的原则中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”这一条就行了。实践中，恰恰是因为存在对“原专利的保护范围”有各种不同的理解，给审查和司法实践带来了混乱，其中比较典型的观点认为“原专利的保护范围”就等于原权利要求书中独立权利要求的范围。这种理解背离了《审查指南》的本意，是一种片面的理解。笔者认为，正确的理解应当是，“原专利的保护范围”是由授权的权利要求书中的全部权利要求所决定的；所以，《审查指南》给出的必要前提是“与授权的权利要求书相比”，而不是仅仅以独立权利要求相比。换句话说，授权的权利要求书与独立权利要求不能直接划等号。
毋须讳言，独立权利要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中。因而，有人据此认为，权利要求书的保护范围就等于独立权利要求的范围，也就是“原专利的保护范围”。我们稍加分析就可以看出这种观点的逻辑错误。专利法实施细则第２１条指出：“权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求”。可见从权利要求书的构成上，它必须包括独立权利要求，还可以有从属权利要求。从属权利要求在权利要求书中不是必须的，但并不意味着权利要求书中只能含有独立权利要求。当权利要求书中只存在独立权利要求时，才能认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围。可见，这是一种特殊情况。
既然通常的权利要求书中，既包括独立权利要求，也含有从属权利要求，那么“原专利的保护范围”与原权利要求书的关系是怎样的呢？换句话说，既然独立权利要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中，那么从属权利要求对“原专利的保护范围”有何影响？如果按照上述观点推下去，必然得出：从属权利要求被淹没在独立权利要求之中了，从属权利要求对“原专利的保护范围”没有任何实质影响。既然如此，《审查指南》的表述就应该改成“与授权的独立权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围”，不是更加直截了当吗？通过对下图１的分析，我们可以对何谓“原专利的保护范围”得出准确地结论。
图１
从图１可以看出，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，由此认为权利要求１的保护范围最大是毫无疑问的。但是，如果认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围，就会出现新的问题，当独立权利要求１被无效掉的情况下，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，就会得出权利要求１和权利要求２也必然被无效的结论，这个结论显然是错误的。
笔者认为，在这种情况下，需要特别注意的是，权利要求１和权利要求２之间的地带，才是独立权利要求１真正被无效掉的范围，也就是图上最大的圈不存在了，但是另外两个圈还存在。这样，才能说明权利要求２所确定的保护范围仍然存在。由此可以推出“原专利的保护范围”的正确结论，即：“原专利的保护范围”是由权利要求书的所有权项确定的，而不是仅仅由权利要求书的独立权利要求确定的。进一步说，权利要求书确定的范围是由权利要求书中的每一项权利要求分别确定的，每一项权利要求都代表着一定的范围，“原专利的保护范围”就是每一项权利要求所确定的一组范围并按照一定逻辑关系的集合。而不是单单指的是独立权利要求所代表的最大的保护范围。
在正确界定“原专利的保护范围”之后，我们才能更好地理解权利要求书的作用，以及权利要求书中独立权利要求和从属权利要求的关系，进而真正理解无效程序中对权利要求书的修改进行限制的道理。
从上面图1的分析看出，权利要求１所代表的范围似乎就是权利要求１和权利要求２之间的地带，也就是一个一个封闭的带状的圆的范围，但并没有反映出其代表的最大保护范围。这显然是图1表达上的局限造成的。根据上述分析，权利要求书确定的范围是由权利要求书中1的每一项权利要求分别确定的，我们不妨对图1加以改造，使之对应每一项权利要求所确定的范围，就不会出现误解了。
图２
图2仅仅是为了本文叙述方便给出的权利要求的图示形式的一种表达，实际上这样的图示形式根据个案的不同，还可以有多种表达形式，但是并不影响本文的分析结论。由图２可以看出，权利要求书所确定的范围，是其每一项权利要求分别确定的圆的集合，而独立权利要求对应这个集合中的最大的圆。当独立权利要求１被无效掉后，权利要求２和权利要求３所在的圆仍存在，当然这两个权利要求也要经受起无效程序中的审查。因此，在无效程序中，如何修改权利要求书使得其不扩大原专利的保护范围？《审查指南》给出的比较基准是与“授权的权利要求书”相比，也就是要考虑如图２所示的全部圆的集合，而不是单纯与独立权利要求对应的最大的圆相比。
图２给出的是由三个权利要求构成的权利要求书的图，在权利要求１所在圆和权利要求２之间所在圆之间，显然还存在着一个以上的圆的可能性，也就是理论上还存在若干介于两个权利要求之间的权利要求的可能。如果在无效程序中，是否允许通过修改权利要求书，找出这样一个或一个以上的小于权利要求１但是大于权利要求２的权利要求呢？换句话说，这样的修改是否属于扩大原专利的保护范围？这正是本文的下面一节所要讨论的问题。
三、 关于权利要求书修改的具体方式的分析
《审查指南》对无效程序中权利要求书修改方式规定为“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”三种形式，并分别给出了三种形式的解释。笔者认为，无效程序中权利要求书修改的基本原则是“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”。这一基本原则要贯穿到上述三种具体的修改方式中。即按照上述修改方式,修改后的新的权利要求绝对不能违反修改的基本原则。更进一步说，如果按照上述具体修改方式进行修改，所得出的新的权利要求就一定会符合上述关于修改的基本原则；那么，对上述关于权利要求书修改的具体方式进行深入细致的分析，总结出具有规律性的结论，就有着十分重要的实践意义，因此笔者试图找出上述三种修改方式的一些规律。
（1） 关于权利要求的合并
两项或者两项以上从属于同一独立权利要求的权利要求时的合并定理
《审查指南》第四部分第三章第5.4节规定：“权利要求的合并是指两项或者两项以上从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，此时将所合并的技术特征组合在一起，形成了新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的全部技术特征。” 下面通过举例来分析具体的修改方式。例如：
权利要求1:一种产品，其特征在于：包括特征A和B。
权利要求2:根据权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括：特征C。
权利要求3:根据权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括：特征D。
根据上述关于合并的规定，所述合并是指两项或者两项以上从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，换句话说，合并是仅指从属权利要求之间的合并，并且，每个从属权利要求都要从属于同一独立权利要求。本例中，符合上述条件的有权利要求2和3，合并后，新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的所有技术特征。即应该包含了A、B、C、D。
但是，这样的合并会带来一个值得注意的现象，即这种合并后产生的技术方案，有可能在原说明书中没有记载，尽管合并后的权利要求没有超出原专利的保护范围，但实际上已经超出了原始公开的范围；退一步说，即使在原始说明书中有记载，但是申请人在当时没有写入权利要求书中要求保护，也属于申请人在审查阶段放弃的权利要求。此时，申请人通过无效程序将其放弃的权利要求又找回来了，这显然是对社会公众的不利益。
上面的分析提出了一组重要的概念：即“原始公开的范围”和“原专利的保护范围”是两个是不同的概念，不能划等号。其关系为：“原专利的保护范围”只能小于等于“原始公开的范围”，但超出“原始公开的范围”不见得一定会超出“原专利的保护范围”，比如，对原说明书中进行改写，增加了新的但不超出原权利要求书中任意一个权利要求范围的技术方案。但这个新的技术方案显然超出“原始公开的范围”，从而违反了先申请原则。所以，权利要求的修改应该限制为既不能超出“原始公开的范围”又不能超出“原专利的保护范围”，才是唯一的解决途径。更进一步，如果将“原专利的保护范围”明确定义为前面图2确定的范围，则超出“原始公开的范围”就一定会超出“原专利的保护范围”，这样只限定对权利要求的修改不超出“原始公开的范围”就足够了。
待合并的权利要求之间有从属关系时的合并定理
上述的权利要求2和3分别直接从属于同一独立权利要求1，权利要求2和3两者之间并没有从属关系，如果两个要合并的权利要求之间有从属关系，情况又会怎样？不妨继续上面的例子：
权利要求4:根据权利要求3所述的产品，其特征在于，还包括：特征E。
如果我们将权利要求4和3合并，它们当然属于“从属于同一独立权利要求的权利要求的合并”，就会发现十分有趣的现象。
权利要求3的全部技术特征为：A+B+C；
权利要求4的全部技术特征为：A+B+C+D；
两者相加后，去掉重复的技术特征后，新的权利要求的全部特征仍然为：A+B+C+D；也就是说，将4和3合并，由于两者之间具有从属关系，合并后的结果仍然是权利要求4本身。
由此，我们可以推出这样的定理：有从属关系的权利要求之间进行合并，合并后的新的权利要求就等于被合并的权利要求中那个最小的权利要求。
我们来验证一下上述定理的正确性，不妨突破一下《审查指南》的规定，将上述权利要求2直接与权利要求1进行合并，这两个权利要求之间具有直接从属关系，而且，权利要求1还是独立权利要求，其合并的结果，仍然是等于原权利要求2。进一步地，我们将权利要求4与权利要求1、３进行合并，权利要求4直接从属权利要求３，间接从属于权利要求1，其结果是将权利要求1、３删除，仍然为权利要求4本身。
总结上述例子，我们可以得出这样两个定理：
定理1：如果两个或者两个以上的没有从属关系的从属权利要求进行合并，则合并后所得出的新权利要求具有被合并的所有权利要求的全部技术特征，即其保护范围一定小于其中任意一个被合并的权利要求。（这种合并属于原始放弃的内容,不能被接受）。
定理2：如果两个或者两个以上的具有直接或者间接从属关系的权利要求进行合并，则不论其中是否有独立权利要求，合并后所得出的新权利要求等于被合并的权利要求中那个最小的权利要求。
当然，我们还可以得出第三个定理，其道理是显而易见的。
定理3：两个或者两个以上的独立权利要求，不能合并。
（2）关于权利要求的删除
不言而喻，权利要求的删除是指从权利要求书中直接去掉某项或者某些项权利要求。从上面的图2来看，就是将代表某个权利要求的圆去掉，根据专利法原理，删除的权利要求视为自始即不存在。在无效程序中，如果专利权人主动删除某些权利要求，就视为专利权人认可了请求人针对这些权利要求的无效请求，从而可以免去请求人对宣告所述删除的权利要求无效的这些主张的举证责任。
但是，关于权利要求的删除却与权利要求的合并有着十分紧密和天然的关系，却鲜见研究。笔者引用上述合并中的定理2，发现该定理2仍然适用权利要求的删除；例如，上述的例子中，如果权利要求2直接与权利要求1进行合并，所得出的新权利要求等于合并前的权利要求中那个最小的权利要求，即就等于权利要求2。这实际上就是将权利要求1删除了。在图2中，就是权利要求1所代表的圆圈不复存在了。同理，上述例子中的权利要求4与权利要求1进行合并，其结果就等于直接将权利要求1、３都删除。因此，可以认为，权利要求的删除，其实质上是权利要求的合并；所以，广义的权利要求的合并，就包含了权利要求的删除。
这样，上述的定理2就出现了另一种表达，即可表达出合并与删除之间的关系：
定理2′：如果两个或者两个以上的具有从属关系的权利要求进行合并，则不论其中是否有独立权利要求，合并后只保留被合并的各个权利要求中那个最小的权利要求，被合并的其他的权利要求均被删除掉。
（3） 关于技术方案的删除
《审查指南》所指的技术方案的删除，是从同一权利要求中并列的两种以上的技术方案中删除一种或者一种以上的技术方案；这其实就是指引用多项权利要求后所形成的从属权利要求，笔者认为，可以将其分解还原成单项引用关系，从而可以径直适用上述诸定理，所以，其删除原理本质上与上面讨论的原则一致。本文在此不作进一步分析。
四、 从一个具体的案例看无效程序中权利要求的修改
2001年8月14日，请求人针对名称为“多节式自动开收伞”的实用新型专利（专利号为94211963.0）向专利复审委员会提出无效宣告请求。
在专利复审委员会进行口头审理时，专利权人当庭提交了新修改的权利要求书，声称将原权利要求1与原权利要求5、6合并，同时声明没有对其他内容进行修改。
为了便于读者理解，现将原权利要求书进行适当简化,用技术特征表示：
权利要求1： 其全部特征记作A;
权利要求2（引用权1）：特征记作A+B；
权利要求3（引用权1）：特征记作A+C；
权利要求4（引用权3）：特征记作A+C+D；
权利要求5（引用权4）：特征记作A+C+D+E；
权利要求6（引用权5）：特征记作A+C+D+E+F；
其中，每一个从属权利要求里的增加的附加技术特征用斜体表示。
如果专利权人将原权利要求1与原权利要求5、6合并，因为三个权利要求之间有从属关系，则可以适用上述定理2；如果专利权人按照上述定理进行合并，很方便地得出：合并后新的权利要求就等于权利要求6，也就是等于将原权利要求1和5都删除，即新权利要求为：A+C+D+E+F。
但是专利权人的所谓合并是将权利要求1的全部特征保留后，再加上原权利要求5的附加特征E，原权利要求6的附加特征F。即形成的新权利要求为：A+E+F。
本案中，专利复审委员会在其作出的第4328号无效宣告请求审查决定中认为，专利权人将原权利要求5、6的全部技术特征与原权利要求1合并，构成了一个原权利要求书中所不包括的新的技术方案，并形成了新的权利要求。这个结论十分正确，但是该决定又认为：新的权利要求没有超出原权利要求1所限定的保护范围，因此，专利权人的上述修改完全符合专利法实施细则第68条以及《审查指南》关于在无效宣告程序中以合并的方式对权利要求书进行修改的规定。
根据上面的分析，我们可以清楚地看出，尽管专利权人的所谓合并后的新权利要求为A+E+F，却仍认为是将原权利要求5、6的全部技术特征与原权利要求1合并，这实际上只是原权利要求1与原权利要求5、6的附加技术特征的合并。而且，专利复审委员会认定原权利要求1所限定的保护范围就是原专利的保护范围。
于是，问题的争议就出来了，第一个问题是：专利权人的这种修改方式是否符合《审查指南》关于修改具体形式的规定？第二个问题是：这种修改方式是否超出原权利要求的范围？
对第一个问题，笔者的回答是否定的，因为专利权人的这种合并，并不是将原权利要求5、6的全部技术特征与原权利要求1合并，而丢弃了原权利要求3的附加特征C和原权利要求4的附加特征D；不符合《审查指南》关于合并后应包括合并前的全部技术特征的规定，这样的修改应当不予允许。
对第二个问题，就不能简单地回答了。这又可以分成两种观点：
一种观点认为，这种修改方式没有超出原专利的保护范围，它实际上是认为没有超出原权利要求1的保护范围；但是本案例中，根据专利权人的主动合并的行为本身来看，专利权人实际上是放弃了原权利要求1-4，因此应该认为专利权人默许了原权利要求1-4自始即不存在。其修改无论如何不能大于原权利要求5，或者他直接就保留原权利要求5就行了，而其实际的修改显然不伦不类，与原权利要求5不好直接比较保护范围。
这种做法如果成立，其弊端是：今后申请人撰写权利要求书，就可以只包括权利要求1和权利要求2，使得权利要求１的范围尽量大，权利要求２尽量写小；一旦遇到无效程序，可以从介于权利要求1和2之间生成无数个新的小于原权利要求1的新权利要求，这将大大简化专利申请人或者代理人的劳动，他们不用冥思苦想设计专利保护方案，也不需要考虑各种复杂的引用关系，专利局也由此无法根据75号公告规定收取权利要求的超权项费了。
另一种观点认为，这种修改方式超出了原专利的保护范围，它实际上是认为原权利要求的保护范围是其原权利要求书的所有权利要求所确定的。专利权人只能是在权利要求书中挑选其中的权利要求来抵抗无效请求人的主张，一旦权利要求书被授权，专利权人在无效程序中别无选择，只能依据权利要求书的原来结构且战且退，直至不能退而导致全军覆没；这也是与业内普遍认可的从属权利要求的作用相一致的。在本案例中，如果专利权人认为原权利要求6能够抵抗住请求人的无效主张，就直接放弃原权利要求1-5就可以了，这也符合其将原权利要求1、5、6进行合并的定理。
但是这种观点如果成立，《审查指南》中关于无效程序的具体修改方式的规定就要改写，只有简化为保留删除一种形式了。这就要求专利申请人一定要在权利要求书中穷尽各种可能的技术方案，尽可能将这些技术方案变成权利要求，防止无效程序中无路可退。特别是只有一项权利要求的权利要求书，在无效程序中无法修改，因为往大修改违反基本原则，往小修改必然要从原说明书中提取新的技术特征，这些都不允许，只能缴械投降！这种做法迫使专利申请人或代理人设计出更多的可能的技术方案，从而大大提高发明创造的质量。这也是提高我国专利在国际上的竞争力的一个重要举措。
这种做法的好处是，社会公众可以根据权利要求书预测自己的哪些行为可能侵犯专利权；对专利权人来说，在专利侵权的判定上，对他的专利保护范围没有丝毫影响。在专利无效程序中，也不允许专利权人在小于原独立权利要求的前提下对权利要求进行随意组合，从而使得授权的专利具有更强的确定性。
五、 结束语
本文讨论了什么是原专利的保护范围，以及在无效程序中对权利要求书进行修改的具体方式，并推出了三个定理。
笔者认为，原专利的保护范围是由权利要求书中全部的权利要求所决定的，在无效程序中，不应允许对权利要求随意进行组合，即不允许进行重新撰写。这似乎是对专利申请人提出的苛刻要求，但实际上是平衡专利权人与社会公众的利益所要求的。专利制度应当体现两者利益的平衡，很好地调节两者之间的平衡。
关于上述三个定理，定理1的适用要格外小心，因为这样的合并很容易超出原专利的保护范围，形成了一个并没有在原始文件中公开过的新的技术方案，特别是在同时适用删除与合并的情形下；因此，定理2才更加有普遍适用的意义。
另外，《审查指南》对修改的具体方式的规定采用的是穷尽式规定，即删除、合并以及技术方案的删除，在目前的情况下，凡是没有按照上述具体方式所作的修改，形式上都不应该被接受。
总之，笔者认为，无效程序中对权利要求书进行修改，在满足不超出原专利的保护范围的前提下，《审查指南》的规定应该具有明确的可操作性，因此，对现行《审查指南》的相关规定必须进行相应的修改细化。
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