关于先用权若干问题的研究
徐中强
引言
专利权是一个对世权，其有“一人对万众”的性质。专利权被授予之后，任何公众都不得未经专利权人许可实施该专利，否则就是侵犯了专利权。但是，在该专利申请日之前，如果有人“已经制造与专利技术相同的产品、使用与专利技术相同的方法或者已经做好制造、使用的必要准备”，是否还被认为是侵犯了专利权呢？各国对这一问题的回答基本上是一致的，即在这种情况下，不视为侵犯专利权。在专利法理论上，行为人享有的这一“不视为侵权”的“权利”（确切地说，只是一种利益）,一般称为先用权，该行为人一般称为先使用权人。可见，可以对抗专利权的先用权是一种例外的规定。
但是，对如何取得、确认先用权，什么是先用权的原有范围，法律法规目前还没有明确的规定，理论研究也十分匮乏。在司法实践中，由于对先用权问题存在着种种不正确的认识，影响了司法的统一。本文试图就上述问题进行分析，希望有助于在理论上澄清概念，消除误区。
先用权的概念及产生的法理依据
有关先用权的概念，在各国专利法上都有表述，我国现行专利法第63条第一款第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
我国的专利制度与世界上大多数国家一样，实行的是先申请原则，其目的是鼓励发明人尽可能地公开其发明创造，使得社会公众能够从其公开的技术中受益，以避免重复研发，即鼓励“站在巨人的肩膀上”进行研发，从而给科技的发展注入强大的动力。作为对发明人的奖励和回报，社会则给予发明人一定时间的技术垄断权。而设置先用权制度，是考虑到对于在先使用人来说，专利权人的垄断权对其是一种不公平的限制，从公平原则出发，考虑到在先使用人是在专利申请日之前就独立地或者合理地掌握了该专利技术，因此，网开一面，将在先使用人的实施行为不视为侵犯专利权。
结合下面的图示，可以清楚地说明先用权的产生和构成条件。
一个发明专利申请从申请日开始一直到批准授权，经历了三个阶段：
第I阶段：从申请日到公开日，为不受保护阶段；
第II阶段，从公开日到授权日，根据专利法第十三条的规定，为临时保护阶段（此期间专利申请人可以要求实施该专利申请的人支付适当的使用费）；
第III阶段，从授权日到届满日，由于专利申请被授权，进入了受保护阶段。
但是，如果在申请日之前，有人就“已经制造与专利技术相同的产品、使用与专利技术相同的方法或者已经做好制造、使用的必要准备”，就产生了先用权。即图上的第O阶段。
我们可以将先用权的构成条件归纳如下：
A 时间条件：在先使用行为必须是在该项专利的申请日或优先权日以前，即图示中的第O阶段；但是还需注意，在专利权丧失后又经过履行法定手续恢复权利的情况下，他人在专利权丧失期间制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，仍可以产生先用权，即先用权也可能出现在图示中的第III阶段。
B 合法性条件：先使用人所使用的发明创造必须是独立完成或者合法获得的且应与专利权人无关。根据民法原理，以非法途径得到的发明创造不能产生先用权。
C 使用性条件：先使用人必须在他人专利申请日前至少已经做好了制造或者使用的必要准备，包括购置设备、建立生产线、生产工装模具夹具等等；
D 使用范围条件：先用权的制造或使用行为，只限于原有的范围之内，不得扩大使用范围。
何为专利法意义上的“必要准备”和“原有范围”
由于专利法没有对上述的先用权构成条件中“必要准备”和“原有范围”给出明确的界定，在司法实践中对这些概念极易引起争议。确认先用权一般是在专利侵权诉讼中，由被控侵权人作为抗辩手段请求人民法院予以确认。在北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中，先用权抗辩被列入侵权抗辩的四种方式之一。该意见中的第96条给出了享有先用权的条件是：
(1)做好了制造、使用的必要准备。必要准备,是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件,已准备好专用设备和模具,或者完成了样品试制等项准备工作;
(2)仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围,是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权。
(3)在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。
(4)先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。
对依据先用权产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。
如何对先用权的适用加以适当的限制？首先要坚持先用权成立的时间条件，即先用权的产生一定是在专利申请日之前。所有问题的讨论，都应该以这个时间作为基准。其中，对于“必要准备”的界定，在北京市高级人民法院的意见公布之后，业内对此已经没有什么争议，而对“原有范围”的大小，尚有不同的理解。“原有范围”的界定也是应该基于这个时间基准。
该意见中的解释可以归纳为“原有范围”是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。需要澄清的是，该意见的表述有不够科学之处，“实际生产产量”与“生产能力”并不是相同的概念，在市场经济特别是买方市场的环境下，通常是“以销定产”，“实际生产产量”一般是小于的“生产能力”的，两者不加区分地相提并论，司法实践中容易引起争议，请看下列判例：
二○○三年四月十日，广西壮族自治区高级人民法院作出的（2002）桂民三终字第3号二审判决，是国内为数不多的涉及先用权的案例，一审法院经审理查明：原告王孝忠于2000年12月6日向中国国家知识产权局申请名称为“直冷式压蔗机轴瓦”的实用新型专利，于2001年12月19日获得了“直冷式压蔗机轴瓦”实用新型专利权，专利号为ZL00232522.5。原告王孝忠取得该专利权后许可原告知新公司实施其专利。原告王孝忠的专利申请日是2000年12月6日，但经法院到隆安南圩糖厂调查，在2000年11月份（注意这一时间早于专利申请日）被告中高公司就已生产出了被控产品并交付给糖厂，结合被告中高公司所提供的其在2000年10月8日与海南洋浦龙力商贸有限公司订立的《工矿产品购销合同》及产品的图纸，以及被告中高公司工程师王香章的陈述，法院认为被告中高公司在原告王孝忠的专利申请日前就已作好了生产准备，设计好了产品图纸，并且还生产出了被控产品。两原告也未提出被告中高公司生产数量超过了原有范围。按照《专利法》第六十三条第（二）项的规定，被告中高公司对“直冷式压蔗机轴瓦”的技术享有先用权。上诉人王孝忠、知新公司不服一审判决提起上诉，称：被上诉人的新产品技术特征已覆盖了上诉人的专利要求所记载的保护范围，这是不争之事实。但是假定如原审法院认定被上诉人享有先用权，根据《专利法》的规定：“在专利申请日前已制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造，使用的必要准备，”原审法院也应该依法确定被上诉人享有的先用权的范围，而原审法院并没有作出确认。因此，上诉人认为，假使被上诉人享有先用权，二审法院也应限定被上诉人对侵权产品的生产销售范围，并判令其对超范围销售专利产品的侵权行为承担10万元的赔偿责任。
本案中，如何理解“在原有范围内继续制造、使用”是一个首要的问题。上诉人认为，先用权范围应该以其在专利申请日前的年（或月）产量及其销售范围来认定，就目前事实来看，其先用权的年产量应为4套压蔗机轴瓦，销售范围仅限于隆安南圩糖厂（2套）、田阳糖厂（2套）。而被上诉人中高公司认为，原有范围即是生产能力或是设备的设计生产能力。根据专利法的立法精神，对先用权原有范围的理解，应当维持先用权人原有的产量，如先用权人的产量并未达到设计能力的，使用原有设备达到的产量，也应当被认为是在原有范围之内。
二审法院认为上诉人对先用权范围的理解是不正确的，最后支持了被上诉人中高公司的“应以实际的生产能力”作为“原有范围”的观点。
广西高院对先用权适用的判例似乎给什么是“原有范围”的争论画上了句号。但是，最高人民法院2003年11月《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第四十七条对“原有范围”又做了扩大解释，使得本来已经平息下来的争论又波澜涌动，该条第二款规定：专利法第六十三条第一款第（二）项所称“仅在原有范围内继续制造、使用”，是指先用权人为自身发展的需要在专利申请日以前已经实施技术或者外观设计的产业领域内自己继续实施。在专利申请日以后以合理的方式，如增加生产线、增设分厂等,扩大生产规模的，仍属于在原有范围内的实施。这就突破了上述时间条件的限制，有违背专利法的立法原意之嫌，直接鼓励“扩大生产规模”，至于什么是合理的方式，也没有明确的界定，增加了司法判决的不确定性。笔者认为，不宜随意突破先用权时间条件的限制，否则将带来理论上的困惑和司法实践上的混乱，从而违背了依据公平原则有限度承认先用权抗辩的本意。
先用权的秘密性与使用公开的关系
对先用权的理解，不能局限于先用权概念的本身，而应该放在整个专利法律制度体系中来理解。如上所述，专利制度的实质是“以公开换取保护”。公开表达是获取保护的前提，保护是公开的对价和结果。本质上，知识产权的权利客体是基于“表达”而发生的。然而，知识产权权利（其本质是“智慧信息”）一旦公开表达，就在不完全受个人控制的在空间中“自由传播”，所以必须从法律上明确提出给予保护，否则，就没有人愿意“表达”了。
先用权的产生源于处于一种秘密的状态的先发明人的发明创造，并没有经由“表达”让世人得知，因此，社会无法从发明人的发明创造中受益。这样一种处于秘密状态下的发明创造，不能产生排斥他人正常使用同样的发明创造的权利，只是先发明人的一种利益，因此，先用权仅仅是在专利侵权诉讼中被告用来对抗专利权的一种抗辩权。因此，这实际上是排他性的专利权（对世权）与先用权（对人权）的对抗。
所谓先发明人的发明创造，充其量可以算作是商业秘密，但是一旦后来有人就同样的发明创造申请了专利，该商业秘密就被公开了，从而不成为商业秘密了。因此，作为先发明人，在其完成他的发明创造的时候，就面临着如何选择保护模式的问题。即采取“表达”方式还是采取“不表达”方式，完全取决于该先发明人的个人意愿，法律似乎不必过多干涉，但是当事人应该权衡两者孰优孰劣，并承担可能出现的不利结果。
进一步地分析，我们会发现，如果先发明人选择了“表达”方式，还可以分为通过申请专利来表达；或者通过公开使用来“表达”。有学者1撰文认为：先用权含义下的在先使用是指申请日前的先秘密使用，否则在先公开使用会破坏专利申请的新颖性。这就产生了一个问题，即先发明人选择了“表达”方式以后，是否还具有专利法意义上的先用权？或者说，专利法意义上的先用权是否仅仅限于“在先秘密使用”？
要想回答上面的问题，涉及到“先用权抗辩”或“公知技术抗辩”的综合运用，还得从专利侵权抗辩说起，在专利侵权诉讼中，根据我国司法和行政职权相分离的原则，法院无权确认专利权的有效性，必须要推定专利权有效，因此，法院不考虑专利是否具有新颖性的问题。但是被告如果采用先用权抗辩，则法院必须审理被告是否具有专利法意义上的先用权。也就是说，被告的先用权权利是在专利侵权诉讼程序中才被确定的，即使被告自己的确具有先用权，也必须通过诉讼得到确认，可见，被告的先用权权利并不是必然产生的。法院确认先用权只能依据专利法第六十三条的规定，即是否在申请日前做好了“必要准备”，至于是否有公开“表达”，无论是使用公开的“表达”，还是申请专利的“表达”，都不能否认先用权的产生，故在所不问。可见，先用权并不是与公开“表达”相矛盾的。虽然这种公开“表达”破坏了专利申请的新颖性，但这不是法院职权范围内的事，法院无权介入。对于被告来讲，就会多了一件抗辩的武器。被告不仅可以用申请日前做好了必要准备而具有先用权来抗辩，也可以用申请日前的公开表达构成了公知技术来抗辩。必须指出的是，被告采取上述两种抗辩的任何一种，都可以产生抵消原告诉讼请求的结果，被告完全可以自由选择，甚至可以同时采用两种抗辩手段；但是对原告来说，被告的两种抗辩形式具有不同的法律后果。如果被告仅仅通过举证指出其在申请日前做好了必要准备而主张先用权，对原告的专利新颖性并无妨碍，至多与先用权人和平共处；而一旦被告成功地主张公知技术抗辩，其证据恰恰是原告原来用来主张侵权的销售行为，该销售行为即为专利法意义上的在先“使用公开”，从而证明原告的专利已成为“现有技术”，原告就根本没有任何退路了。虽然法院的判决仅论述由于在先“使用公开”使得该被告不侵权，并不直接涉及到专利新颖性，但是判决书作为可供人们公开查阅的公开的法律文件，实际上间接地宣判了该专利的“死刑”，即使被告或其他公众不去启动专利无效宣告程序。
在司法实践中，无论是法官还是当事人，对先用权和公知技术抗辩的关系还认识不清，潜意识里还认为两者的关系是“有你无我，不共戴天”。为了便于归纳和理解，笔者将先用权划为一种反向的对人权，即只用在“申请日前做好必要准备”的那个特定的人才有权据此抗辩；“公知技术”抗辩权可认为是一种反向的对世权，任何单位和个人都可以反复使用，而不问被告本人是否有在先“表达”公开的行为。结合广西高院的判例，我们不难看出，被告的销售行为属于使用表达，实际上已经构成专利法意义上的已有技术2，而被告却没有主张公知技术抗辩；原告也未能见好就收，继续纠缠“原有范围”的大小，这反而使得自己的专利权岌岌可危。
专利法意义上的先用权的权利内容
专利法意义上的先用权到底含有哪些内容，比照专利法第十一条关于专利权人的权利范围的规定，是否具有制造、销售、许诺销售、进口专利产品和使用专利方法的全部权利？专利法第六十三条并没有作正面的肯定回答。有人3狭义地把先用权理解为仅限于继续制造专利产品或继续使用专利方法的权利。显然这种认识有悖于专利法的立法原意。如果不容许先用权人进行销售，那先用权人还有什么动力去制造专利产品呢，这样的先用权岂不是名存实亡，形同虚设。因此，结论只能是：先用权的权利内容包括销售权，理所当然也包括许诺销售权。北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中指出：“对依据先用权产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。”
至于是否包括进口专利产品的权利，还是值得探讨的。这取决于先用权人的先前行为中是否有进口行为，如果有，就理应成为先用权内容的组成部分，而不能一概而论。因此，正确理解先用权权利内容的关键所在，就在于如何理解专利法第六十三条中的“原有范围”。笔者认为，“原有范围”当然包括原有的制造能力、销售地域和进出口的地域范围。上述持狭义先用权观点的人，其误区在于将先用权严格地界定为“在先的秘密使用”，从而将公开使用与“在先的秘密使用”严格地对立起来，认为在“在先公开使用”的情况下，反而不具有先用权了。这实际上是混淆了两种不同性质的法律关系。先用权抗辩存在于专利侵权诉讼法律关系中；而“在先公开使用”既在专利无效审查程序或专利行政诉讼中，用于对专利新颖性的判断，又可以在专利侵权诉讼中用作“公知技术抗辩”的手段。法律并没有规定在“在先公开使用”情况下就丧失了“先用权抗辩”的权利。
结语
先用权的产生使得专利权的在某种程度上具有不确定性，使得专利权这个对世权打了折扣，实质上是对专利权的一种侵蚀，如果任意地扩大先用权的范围，将有悖于设立整个专利制度的初衷。因此，对先用权的适用必须加以适当的限制。以笔者之见，关键是把握住先用权的“原有范围”，在不扩大“原有范围”的情况下，还应注意基于“在先秘密使用”的先用权与基于“在先公开使用”的先用权的不同。如果是基于“在先秘密使用”的先用权，由于专利的公开终结了技术秘密，使先用权人不能够以技术秘密权利人的身份对其他人提起诉讼。除了自己能够使用以外，不享有任何排他的权利，最终也得不到有效的保护。因此，先用权人应该审慎考虑是否采用技术秘密来保护自己的成果，只有那些特别适合于技术秘密保护的，才需要采取技术秘密保护手段，否则，应该尽量地申请专利。对于那些不打算进行专利保护的技术成果，为了防止他人日后申请专利而束缚先用权人自己，可以选择适时公开的做法，成为基于“在先公开使用”的先用权。对于专利权人来说，如果遇到一个基于“在先公开使用”的先用权的被告，则应该尽量息事宁人，私下解决，避免冲突明显升级，以减少先用权人反诉专利权无效的机会。
作者：北京华旗资讯数码科技有限公司知识产权部律师、专利代理人
1 那英，《有关知识产权权利之间的冲突及其解决方式》，知识产权2002年增刊，第56页。
2 见专利法实施细则第30条对“已有技术”的定义。
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