随著全球经济一体化的进展不断加快，跨国公司在华投资也越来越普遍，主要投资形式是设立在华的全资公司和中外合资企业，利用当地的人力资源，实现研发本地化。由此产生的科技成果，大多数是可以申请专利的。然而，中国法律对本地发明申请专利及其转让有限制，特别是对那些高新科技领域的专利技术，限制更多。本文分析了当前中国对外商在华的研发成果申请专利的各项规定和一般做法，供有关人士参考。

 

 

中国单位向外国申请专利的规定

  

《专利法》第二十条规定： 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。

　　

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

 

该规定可理解为：在中国取得的研发成果，如果打算向外国申请专利，应该首先申请中国专利。即使是通过PCT途径向国外申请专利，也要先申请中国专利，然後以该中国专利申请作为优先权基础，提出PCT申请。或者，直接提出PCT申请，但要特别指定中国。

 

评述：该规定的原则其实也是各国的一贯做法，对此无可厚非。外国公司在华设立的研发机构，如果属於专利法意义上的"中国单位或者个人"，也要受到这一条的规制。但如果违反该条的规定，在目前专利法体系中，只有专利法第六十四条¹规定了相应的罚则，但是其适用的前提条件是该申请"泄露国家秘密"，通常情况下，能够满足该前提条件的情况并不多见。而且，利用《专利法》的其他规定，目前还是可以规避《专利法》第二十条的限制，请看下面的分析。

 

第六十四条 违反本法第二十条规定向外国申请专利，泄露

国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成

犯罪的，依法追究刑事责任。

 

申请专利的权利

 

《专利法》第八条涉及了申请专利的权利归属问题，为了讨论方便，先厘清有关的概念：

 

申请专利的权利：是指基於研发成果发明人的资格所享有的提出专利申请的权利。

 

专利申请权：是指某项研发成果已经申请了专利，取得了专利申请号和申请日，这是一个申请完成的状态，申请人的申请有可能被授予专利权，具有可期待的价值，这一权利的存续期间为专利申请日起至专利授权日止。

 

专利权：是指已经得到官方批准的，受到法律保护的权利。

 

《专利法》第八条规定：两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属於完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准後，申请的单位或者个人为专利权人。

 

该条规定的原则是：申请专利的权利依据"有约定从约定，无约定则从法定"的原则。而上述法定的原则是：谁完成的，谁就享有申请专利的权利，除非当事人之间另有协议。

 

虽然上述原则规定出自属於特殊法的《专利法》中，但是作为一般法的《合同法》，也有类似的规定。请看：

 

《合同法》第三百三十九条

委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属於研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。

 

研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

 

《合同法》第三百四十条

 合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属於合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。

 

尽管《合同法》自1999年10月1日起施行，但《合同法》是将原《中华人民共和国经济合同法》、原《中华人民共和国涉外经济合同法》、原《中华人民共和国技术合同法》三部分别立法的有关合同的法律规范统一为一体，学术上认为是"统一合同法"。上述两条的规定最早源於1987年的原《技术合同法》，合同法只是照搬了原《技术合同法》的第三十二条的规定精神，照录如下：

 

《技术合同法》第三十二条 履行技术开发合同所完成的技术成果的归属分享原则是：

 

㈠委托开发所完成的发明创造，除合同另有约定的以外，申请专利的权利属於研究开发方。研究开发方取得专利权的，委托方可以免费实施该项专利。研究开发方就其发明创造转让专利申请权的，委托方可以优先受让专利申请权。

 

㈡合作开发所完成的发明创造，除合同另有约定的以外，申请专利的权利属於合作开发各方共有。一方转让其共有的专利申请权的，另一方或者其他各方可以优先受让其共有的专利申请权。合作开发各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请，或者由其他各方共同申请。发明创造被授予专利权以後，放弃专利申请权的一方可以免费实施该项专利。合作开发各方中，一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。　

　

㈢委托开发或者合作开发所完成的非专利技术成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人在合同中约定。合同没有约定的，当事人均有使用和转让的权利。但是，委托开发的研究开发方不得在向委托方交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三方。　

 

评述：《专利法》属於特别法，《合同法》属於一般法，但两者在技术成果归属上的规定是完全一致的。根据该两法的规定，外商在华设立的机构完全可以通过合同约定将技术成果归属于跨国公司（母公司）。如此就造成了利用《专利法》第八条的规定获得专利申请权，从而避开《专利法》第二十条的限制。显然，这样的结果并不是立法者的本意，只能解释为立法技术上的欠缺。可以预测，中国《专利法》第三次修改时，一定会完善这方面的规定。根据国家知识产权局近日下发的《专利法及其实施细则第三次修改研究课题指南》中（www.sipo.gov.cn）的介绍，"现实中已经出现有关申请人，特别是外国申请人利用这一点规避我国《专利法》有关规定的问题"，这从反面也证实了所谓的"规避"并不违反当前中国相关的法律规定。否则，没有必要提升到修改《专利法》的议题中。

 

专利申请权和专利权的向外转让

 

《专利法》第十条规定：中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。

 

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

 

评述：该条规定涉及向外转让专利申请权和专利权，其精神是向外转让专利申请权和专利权应受到政府管制，批准的部门是商务部（原对外经济贸易部）。适用该条规定的前提是：该技术成果已经授予了专利或者已经申请了专利。二当事人可以按照《专利法》第八条的规定，在技术成果尚未成形前，比如开发前，利用合约约定技术成果的归属，从而避开转让问题，免受《专利法》第十条的限制。

 

法律规定中的冲突--技术进出口管理条例规定中的其它限制要求

 

如果单纯地认为《专利法》或《合同法》的规定已经为跨国公司在中国的研发成果合法转移提供了法律保护，似乎还不够稳妥。

 

2002年1月1日起施行的《中华人民共和国技术进出口管理条例》中，对技术出口作出了相应的规定。该条例将技术出口的管制分为三类：禁止类、限制类、自由类。

 

属於禁止、限制技术出口的规定如下：

 

第三十一条 有对外贸易法第十六条、第十七条规定情形之一的技术，禁止或者限制出口。

 

国务院外经贸主管部门会同国务院有关部门，制定、调整并公布禁止或者限制出口的技术目录。

第三十二条 属於禁止出口的技术，不得出口。

 

第三十三条 属於限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口。

第三十四条 出口属於限制出口的技术，应当向国务院外经贸主管部门提出申请。

 属於自由出口的技术，规定如下：

 

第三十九条 对属於自由出口的技术，实行合同登记管理。

 

出口属於自由出口的技术，合同自依法成立时生效，不以登记为合同生效的条件。

 

第四十条 出口属於自由出口的技术，应当向国务院外经贸主管部门办理登记，并提交下列文件：

 

上述条例的管制手段可归纳为：公布禁止或者限制出口的技术目录，对禁止类的，一概不准；对於限制类的，实行许可证管理；对於自由出口类的，实行合同登记管理。

 

值得注意的是：该条例在第四章《法律责任》中，用了第46-52共七个条款规定了违反该条例所应承担的的法律後果，非常之严厉。下面仅录第46-47条的规定：

 

第四十六条 进口或者出口属於禁止进出口的技术的，或者未经许可擅自进口或者出口属於限制进出口的技术的，依照刑法关於走私罪、非法经营罪、泄露国家秘密罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，区别不同情况，依照海关法的有关规定处罚，或者由国务院外经贸主管部门给予警告，没收违法所得，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；国务院外经贸主管部门并可以撤销其对外贸易经营许可。

 

第四十七条 擅自超出许可的范围进口或者出口属於限制进出口的技术的，依照刑法关於非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，区别不同情况，依照海关法的有关规定处罚，或者由国务院外经贸主管部门给予警告，没收违法所得，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；国务院外经贸主管部门并可以暂停直至撤销其对外贸易经营许可。

评述：从上述条例的规定可以看出，中国对技术出口的管制，尽管只与《专利法》存在冲突，尚待协调完善，但《技术进出口管理条例》的规定还涉及刑法规范、海关法规范，罪名涉及走私罪、非法经营罪、泄露国家秘密罪，外商在华所产出的技术成果，究竟如何规避法律风险，仍是值得深入研究和关注的。

 

 

就目前的现状看，专利法的法律位阶高於技术进出口管理条例（行政规章）的法律位阶，因此，笔者认为，目前外商依据《专利法》第八条的规定处理在华的技术成果归属问题，是合法的。但不得不注意的是，技术进出口管理条例的罚则规定涉及刑法规范、海关法规范，而刑法规范、海关法的法律位阶并不低於专利法，刑法还属於基本法律，个中的法理原理的分析又不是本文的关注重点，只好留给有关人士自行分析了。

 

由於跨国公司在华的研发成果申请专利的问题，涉及中国国家利益，因此，在第三次《专利法》修改过程中，一定会引起立法者的高度重视，但由於该问题所牵涉的部门很多，各界的意见也百花齐放，莫衷一是，因此，短期内不会有成形的意见。同时，修法过程还要经历相当长的一段时间，根据官方的估计，新《专利法》的出台最快也要到2008年。

 

应注意的是，1992年版《专利法》第20条规定：中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向专利局申请专利，并经国务院有关主管部门同意後，委托国务院指定的专利代理机构办理。其中的国务院有关主管部门，在当时是指国家科学技术部。2000年第二次《专利法》修改时，明确了由外贸主管机关---商务部管理。这个变化也说明了中国倾向於通过技术出口管理的限制，将跨国公司在华的研发成果申请专利的问题统一纳入到技术出口管理轨道上。这样做，似乎还需要专利法与其他部门法律的协调和配合。

 

1 专利法第六十四条规定： 违反本法第二十条规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。